La capacità distintiva del marchio e lo sfruttamento del “secondary meaning”

Il marchio rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine di un’impresa e la sua funzione principale consiste nell’identificare e valorizzare i prodotti / servizi della stessa, distinguendoli da quelli dei concorrenti e difendendoli dai contraffattori.

È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare, attraverso la registrazione presso gli uffici nazionali ed internazionali preposti.
Un marchio registrato, infatti, attribuisce diritti esclusivi all’impresa titolare, che le permettono di impedirne l’uso non autorizzato da parte di altre concorrenti.

Tuttavia, la registrazione rappresenta il passaggio conclusivo di una preliminare attività di valutazione dell’effettiva forza distintiva del marchio e del conseguente ritorno economico rispetto all’investimento effettuato.

Pertanto, prima di intraprendere la pratica di registrazione, è opportuno che ogni impresa conosca l’effettiva forza distintiva del proprio marchio, al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità sul mercato e, di contro, evitare opposizioni da parte di imprese concorrenti.

Per questo è necessario che il titolare del marchio conosca:

  1. La differenza tra marchio forte e debole;
  2. la nozione di secondary meaning;
  3. le modalità di acquisizione del secondary meaning da parte di un marchio.

Il requisito della capacità distintiva

Per comprendere la differenza tra marchio debole e forte è necessario approfondire il concetto di capacità distintiva, che costituisce uno dei principali requisiti del marchio d’impresa.

Secondo l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

Anche la forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione:

  • abbia una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio, tale che la semplice visione di quella specifica forma sia in grado di creare immediatamente un ideale collegamento tra il prodotto/servizio sia con il marchio sia con l’azienda produttrice (si pensi al marchio “Apple”;
  • non sia costituito esclusivamente dalla forma (art. 9 C.P.I.):
  • imposta dalla natura stessa del prodotto (in quanto questa è priva di capacità distintiva);
  • del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (tutelabile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità);
  • che dia un valore sostanziale al prodotto.

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 C.P.I., 1° comma, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo, in particolare

  1. quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (si pensi alla penna “bic” o al “kleenex”);
  2. quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono  servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (es: è vietato impiegare il segno “all risks” per contraddistinguere una polizza assicurativa che copra tutti i rischi della responsabilità civile).

Tuttavia, il combinato disposto del 3° e 4° comma del succitato articolo, in deroga al comma 1, prescrive che possano costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa anche i segni che, prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità da parte di un terzo, abbiano acquisito carattere distintivo inseguito dell’uso che ne sia stato fatto (il c.d. secondary meaning).

Il marchio, dunque, per avere carattere distintivo, deve essere percepito dal pubblico dei consumatori come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti.

1. La differenza tra marchio forte e debole

Fatta tale necessaria premessa, è possibile comprendere quali sono i requisiti che determinano la forza o la debolezza di un marchio, caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza nel corso degli anni.

Un marchio debole descrive l’essenza o il contenuto di un prodotto o servizio, o quantomeno ne richiama il concetto (es: la parola che rappresenta il marchio coincide con la denominazione generica del prodotto oppure ne descrive le caratteristiche).

In altri termini, il marchio rappresenta un carattere o un elemento del prodotto stesso o comunque si sostanzia in generale nell’uso di parole di comune diffusione che non possono essere oggetto di un diritto esclusivo (es: giornale).

Il marchio forte viceversa, essendo caratterizzato da un segno (parola, disegno, lettera, cifra, suono, tonalità cromatica) o una combinazione di essi che sono – tendenzialmente –concettualmente estranei ai prodotti o ai servizi che contrassegna, godrà di una maggiore tutela nei confronti di coloro che utilizzino marchi simili per prodotti o servizi identici.

La differenza tra un marchio forte ed uno debole, dunque, non rileva ai fini della registrabilità o meno degli stessi, bensì del livello d’intensità di tutela riconosciuto all’uno piuttosto che al’altro.

Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, un marchio debole è considerato valido purché possieda un sufficiente grado di capacità distintiva, anche se limitato, tale da poter essere regolarmente registrato.

Tuttavia, dal punto di vista della tutela ad esso riconosciuta rispetto ad altri marchi simili, la giurisprudenza ritiene che anche lievi modificazioni od aggiunte nel successivo marchio siano sufficienti ad escluderne la confondibilità con il precedente marchio debole (cfr., tra tutte, Cass. civ. sez. I, 24 giugno 2016, n. 13170).

In altri termini, in presenza di un marchio debole, le imprese concorrenti, per evitare di incorrere nella contraffazione, potranno apportare anche “lievi modificazioni” o “aggiunte” rispetto al contenuto del marchio, purché siano idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati.

Viceversa, la tutela del marchio forte è più incisiva, poiché rende illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che rimandino comunque all’idea espressiva che caratterizza il marchio e ne attribuisce la sua attitudine individualizzante.

2. La nozione di secondary meaning

Come già accennato nella premessa, tuttavia, anche un segno originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare nel tempo tali capacità, divenendo “forte” grazie al suo intenso uso sul mercato e/o alla conseguente notorietà e riconducibilità al titolare, conseguiti per effetto della propaganda e della pubblicità attuate [1].

Prima del 1974, ad esempio, la parola “giornale” era associata a qualsiasi quotidiano o periodico in vendita in edicola. Successivamente, dopo un tempo “x”, la stessa ha cominciato ad essere accostata a “Il Giornale”, la testata giornalistica fondata da Indro Montanelli e ad oggi di proprietà di Silvio Berlusconi.

Tale “status”, chiamato “secondary meaning”, si affianca al significato generico, ma viene tutelato dall’ordinamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 dell’art. 13 C.P.I., attraverso un meccanismo di ‘convalidazione’ del segno originariamente “generico” o “debole”, che riconosce al medesimo la stessa tutela riconosciuta ai marchi “forti”, inclusa l’applicabilità delle norme in tema di contraffazione (Cass. civ. sez. I, 10/11/2015, n. 22953).

Tale convalidazione consiste nel diritto del Titolare di registrare validamente il marchio, purché sussistano due ipotesi alternative:

  1. quando il segno abbia acquisito, oltre al significato generico, anche uno specifico “carattere distintivo” riferito all’impresa titolare,in seguito all’uso fatto dal registrante prima della domanda (art. 13, 3° co., C.P.I.);
  2. nel caso in cui il segno, al momento della presentazione della domanda, manchi del tutto di carattere distintivo, ma lo acquisisca in un momento successivo, purché anteriore alla data in cui un terzo abbia richiesto la declaratoria della nullità della registrazione.

3. Le modalità di acquisizione del secondary meaning da parte di un marchio

La questione principale, a questo punto dell’analisi, è comprendere in che modo la propaganda e la pubblicità attuate possano far acquisire al segno il carattere distintivo e quali siano la durata e l’intensità necessarie e sufficienti per permettere al titolare di dare prova dell’avvenuta “riabilitazione” del medesimo.

Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, l’onere della prova a carico del titolare del marchio consiste nel dimostrare la mutata percezione del segno da parte del pubblico, attraverso le indagini demoscopiche: sondaggi di opinione, indagini di mercato o altri strumenti in grado di attestare il mutamento di significato del marchio.

La Corte di Giustizia dell’UE, in proposito, ha affermato che“gli elementi idonei a dimostrare che il marchio (sia) divenuto adatto a distinguere il prodotto o servizio di cui trattasi, debbono essere valutati globalmente”, prendendo in considerazione, tra i vari elementi, “la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso (…), l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle Camere di Commercio o di altre associazioni professionali” (C-353/03 del 7.7.2005; in precedenza, aveva espresso il medesimo principio nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97) [2].

La Suprema Corte, in linea con il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ha precisato, inoltre, che l’esame degli elementi salienti, grafici e visivi del marchio va effettuato in via globale e sintetica, assumendo la posizione valutativa del consumatore medio dei prodotti al quale il marchio è presentato”, in relazione alla sua memoria pregressa (Cass. n. 6193/2008; conforme: Cass. Civ., n. 1437/1990 e n. 4405/2006).

Pertanto, la valutazione del secondary meaning che un segno ha eventualmente acquisito nel corso degli anni, grazie ad una vasta e mirata campagna promozionale, deve essere effettuata dall’impresa titolare prendendo come parametri di riferimento tutti i fattori indicati dalla giurisprudenza come attendibili, per comprendere la visione che il consumatore di riferimento ha del prodotto collegato al marchio.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi sopra effettuata, si può concludere affermando che, per valutare la capacità distintiva del marchio, l’impresa titolare deve necessariamente effettuare un’analisi preliminare in ordine alla sussistenza dei requisiti di registrabilità previsti dalla normativa italiana e dalle pronunce della Corte di Giustizia UE.

Andrà valutato, pertanto, se il segno:

  • possegga una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio;
  • non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (ad esempio, se il marchio di un’azienda che produce materiali di cancelleria sia costituito da una matita e una gomma o prodotti simili) o necessaria per ottenere un risultato tecnico simile, oppure che dia un valore sostanziale al prodotto.

L’unica deroga a tale principio, come sopra enunciato, è rappresentata dai segni che, prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità da parte di un terzo, abbiano acquisito un secondary meaning e, quindi, un carattere distintivo che li riconduca all’impresa titolare in seguito dell’uso che ne sia stato fatto.

Pertanto, anche qualora il marchio si identifichi con un prodotto o con indicazioni descrittive che ad esso si riferiscono, la registrazione del medesimo sarà comunque possibile, purché il segno:

  1. abbia acquisito, oltre al significato generico, anche uno specifico “carattere distintivo” riferito all’impresa titolare, in seguito all’uso fatto dal registrante prima della domanda;
  2. oppure manchi del tutto di carattere distintivo al momento della presentazione della domanda, ma lo acquisisca in un momento successivo, purché anteriore alla data in cui un terzo abbia richiesto la declaratoria della nullità della registrazione.

Per dimostrare l’acquisita rinomanza del segno e la conseguente capacità distintiva del medesimo, l’impresa titolare avrà l’onere di dare prova della mutata percezione del segno da parte del consumatore medio europeo a cui il prodotto è rivolto, attraverso tutti quegli elementi idonei a dimostrare che il marchio sia divenuto adatto a distinguere il prodotto o servizio di cui trattasi dall’oggetto generico a cui il nominativo si riferisce (la matita, la gomma o altri oggetti di cancelleria, come nell’esempio di cui sopra): sondaggi di opinione, indagini di mercato o altri strumenti in grado di attestare il mutamento di significato del marchio.


[1] In merito alla nozione di secondary meaning, La Corte di Cassazione ha chiarito che «un segno può acquisire carattere distintivo anche in seguito all’uso che ne è stato fatto, pure in quanto parte o in combinazione con un altro marchio registrato: ciò mediante la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio come proveniente da una determinata impresa»(Cass. Civ., 19.04.2016 n. 7738).

In ordine all’applicazione del principio del secondary meaning nei marchi, la Suprema Corte sottolinea inoltre che “tale fenomeno, elaborato ai fini della cosiddetta riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto dal mercato, è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole – ma non nullo – che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità” (Cass. Civ., 2.02.2015, n. 1861).

[2] E’ recente la decisione della Corte di Giustizia UE, a conferma della pregressa statuizione del Tribunale dell’UE, che nel 2012 aveva dichiarato nullo (su ricorso della società Mondelez) il marchio tridimensionale costituito dalla forma della barretta di cioccolato “KitKat 4 fingers”. Nel caso di specie la Corte di Giustizia ha precisato che per ammettere la registrazione di un segno originariamente privo di carattere distintivo (il deposito della forma della barretta di cioccolato fu fatto dalla Nestlè nel 2002), occorre dimostrare che il marchio abbia acquisito nel tempo capacità distintiva negli Stati membri in cui originariamente ne era privo. Poiché il marchio “KitKat 4 fingers” era stato ritenuto privo di distintività in tutta l’UE, nel caso di specie era necessario dimostrare il secondary meaning acquisito dal segno in tutta l’UE (la sentenza precisa che possono essere considerate valide le prove dell’uso del segno anche all’interno di un mercato transfrontaliero che comprenda più di uno stato – ad esempio due stati in cui venga utilizzata la stessa lingua). Tuttavia, poiché la prova della notorietà ad oggetto è stata fornita solo per n. 10 Paesi membri, la Corte di Giustizia ha confermato la decisione di rigetto della registrazione della forma della barretta della Nestlè. 

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